Slaafse nabootsing

bureau Brandeis / 30 mei 2017

Het uiterlijk van producten, zoals bijvoorbeeld het ontwerp van een ketting, kan beschermd worden door het auteursrecht. Daarbij geldt dan wel dat de vormgeving het resultaat moet zijn van creatieve keuzes van de ontwerper en moet deze een voldoende oorspronkelijk karakter hebben. Verder biedt het (zowel het geregistreerde als niet-geregistreerde) modellenrecht bescherming tegen het ongeautoriseerd overnemen van het twee- of driedimensionale uiterlijk van een tekening of model van de ketting voor zover de tekening of het model nieuw is en een eigen karakter heeft. Daarnaast biedt het merkenrecht in beperkte mate aanvullende bescherming voor vormen van een ketting als gedeponeerd vormmerk, indien sprake is van waarneembaarheid van het merk en van een voldoende onderscheidend vermogen. Indien geen van bovengenoemde intellectuele eigendomsrechten bescherming biedt, zou aanvullend een beroep op onrechtmatige daad (slaafse nabootsing)  kunnen worden gedaan. De slaafse nabootsingsleer wordt de afgelopen jaren in rechtspraak steeds vaker met succes aangevoerd.[1] Recentelijk heeft de Hoge Raad een arrest gewezen waarin zij de slaafse nabootsingsleer nader uiteenzet.

Wat is de leer van de slaafse nabootsing?

De slaafse nabootsingsleer zoals door de Hoge Raad voor de eerste maal is geïntroduceerd in het arrest Hyster Karry Krane[2] biedt via de weg van de onrechtmatige daad bescherming tegen nabootsing van het uiterlijk van producten waarbij men, zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product afbreuk te doen op bepaalde punten evengoed een andere weg had kunnen inslaan. Daarbij moet dan ook nog door dit nalaten nodeloos verwarring worden gesticht. De slaafse nabootsingsleer vindt haar beperking in het recht op vrije mededinging dat met zich meebrengt dat het een concurrent in beginsel vrij staat om voort te borduren op resultaten van inspanning, inzicht of kennis van een concurrent zelfs als daardoor tussen het product en het nagebootste product verwarring bij het publiek mocht kunnen ontstaan. Op de nabootsende concurrent rust evenwel de verplichting om bij het nabootsen alles te doen wat redelijkerwijs, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product, mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat of wordt vergroot.[3]

 Hoe beoordeel je of er sprake is van nodeloos verwarringsgevaar?

Nodeloos verwarringsgevaar omvat zowel direct ( producten van twee ondernemingen worden door elkaar gehaald) als indirect verwarringsgevaar ( publiek denkt dat producten van dezelfde onderneming zijn). De totaalindruk (overeenstemmende en afwijkende elementen) van beide producten moet met elkaar worden vergeleken en er moet rekening worden gehouden met de deskundigheid (doorsnee consument of professional) van het publiek dat in aanraking komt met de producten.[4]

Verder zal diegene die een beroep doet op de slaafse nabootsingsleer moeten kunnen aantonen dat zijn product onderscheidend vermogen heeft. Dat wil zeggen of het product een eigen plaats heeft in de markt (ook wel het Umfeld, in geval van een ketting wil dat zeggen of sprake is van voldoende onderscheidend vermogen ten opzichte van reeds bestaande kettingen van concurrenten) waarvoor beslissend is de situatie ten tijde van de aanvang van de gestelde inbreuk.[5] Ten tijde van de gestelde inbreuk moet de uiterlijke verschijningsvorm van het product van eiser een eigen plaats in de markt innemen.

 Wat oordeelt de Hoge Raad?          

Wat waren de feiten? Een producent van een sieradenlijn verwijt een concurrent dat deze een sieradenlijn exploiteert die aangemerkt kan worden als een onrechtmatige slaafse nabootsing van haar eigen sieradenlijn. Zowel de rechtbank als het Hof komen tot het oordeel dat er geen sprake is van slaafse nabootsing aangezien eiser niet heeft aangetoond dat haar sieradenlijn een eigen plaats in de markt heeft.

Eiser legt haar vraag vervolgens voor aan de Hoge Raad[6] die ten aanzien van het eigen gezicht op de markt overweegt dat eerst het Umfeld in beeld moet worden gebracht waarbij vervolgens gelet moet worden op de mate van onderscheidend vermogen ten opzichte van gelijksoortige producten in de desbetreffende markt. De aard en hoeveelheid van de gelijksoortige producten op de betreffende markt spelen een rol. Dit vergt dus een andere beoordeling in geval van bijvoorbeeld pennen (relatief goedkoop product met veel gelijksoortige producten) en drones (relatief duurder product en minder vergelijkbare producten op de markt). Daarnaast introduceert de Hoge Raad[7] de regel dat als een rechthebbende niet voldoende doet om ‘namaak’ van concurrenten van de markt te verwijderen het eigen gezicht van een product kan afnemen (‘verwateren’) en daarmee het recht om op te treden tegen nodeloze verwarring verloren kan gaan. Afhankelijk van de omstandigheden van het geval geldt er dus een vergaande of minder vergaande verplichting om handhavend op te treden (denk bijvoorbeeld aan het verzenden van sommatiebrieven tot aan gerechtelijke procedures) tegen concurrenten die nabootsingen op de markt brengen.

Conclusie

Hoewel een beroep op slaafse nabootsing in het onderhavige geval niet opgaat, lijkt er wel een tendens waarneembaar waarbij steeds vaker met succes een beroep wordt gedaan op het leerstuk van de slaafse nabootsing. Zeker in gevallen dat een intellectueel eigendomsrecht geen of niet langer bescherming biedt, kan het leerstuk aanvullende bescherming bieden. Daartoe is het van belang om bewust te zijn op welke productmarkt je actief bent, te weten wie je concurrenten zijn en of je wel voldoende handhavend optreedt tegen concurrenten die (nodeloos) verwarring wekken. De antwoorden op deze vragen zijn belang voor een succesvol beroep op het leerstuk van de slaafse nabootsing.

[1] Rb Den Haag 8 oktober 2014, IEF 14264 (Nickelson/Cool Cat); Hof Arnhem-Leeuwarden 24 november 2015, (All Round/Simstars); Rb. Den Haag 26 april 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:4379, r.o. 5.7 tot en met 5.20.

[2] Hoge Raad 26 juni 1953, NJ 1954/90 (Hyster Karry Kane).

[3] HR 8 januari 1960, NJ 1960 /415 (Scrabble), HR 20 november 2009, ECLI:NL:HR:2009:BJ6999, NJ 2011/302 (Lego).

[4] Chielen e.a.’Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht’, Kluwer: Deventer, 2017, p. 654 t/m 657.

[5] Rb Den Haag 8 oktober 2014, IEF 14264 (Nickelson/Cool Cat); Hof Arnhem-Leeuwarden 24 november 2015, (All Round/Simstars).

[6] R.o. 3.4.2 Van verwarring ten aanzien van een nagebootst product kan eerst sprake zijn indien dat product een ‘eigen gezicht’ heeft op de relevante markt, dat wil zeggen: zich in uiterlijke verschijningsvorm onderscheidt van andere, gelijksoortige producten op die markt (ook wel ‘het Umfeld’ genoemd). De mate waarin dat product zich dient te onderscheiden van die gelijksoortige producten om bij het verschijnen van nabootsingen ervan een gevaar voor verwarring te kunnen doen ontstaan, hangt onder meer af van de aard en de hoeveelheid gelijksoortige producten die zich op dat moment op de desbetreffende markt bevinden.”

[7] R.o. 3.4.3 Het eigen gezicht van een product kan afnemen, en zelfs verdwijnen (‘verwateren’) naarmate meer soortgelijke producten op de markt verschijnen en zich handhaven. Voor zover het gaat om slaafse nabootsingen van het product kan van de partij die dit product op de markt brengt, onder omstandigheden dan ook worden gevergd dat zij zich de nodige inspanningen getroost om deze nabootsingen van de markt te weren, teneinde haar product het eigen gezicht op de markt te doen behouden. Het hangt van de omstandigheden van het geval af welke mate van inspanning van de betrokken partij kan worden gevergd. Evenwel kan over het algemeen niet van deze partij worden verlangd dat zij alle concurrenten die nabootsingen op de markt brengen tegelijk en zonder onderscheid aanpakt, ongeacht bijvoorbeeld hun marktaandeel (vgl. HR 13 november 2015, ECLI:NL:HR:2015:3307 (The Pirate Bay)).”

Gerelateerde artikelen

Rechtspraak informatierecht week 20

Oskar Mulder / 17 mei 2019

bureau Brandeis publiceert regelmatig een selectie van rechtspraak in het kader van het informatierecht. Week 20: 13 mei 2019 t/m 17 mei 2019 Gerecht van het Hof 14 mei 2019, T-795/17, Carol Moreira (Press release)(The General Court of…

Rechtspraak informatierecht week 17

Oskar Mulder / 26 apr 2019

bureau Brandeis publiceert regelmatig een selectie van rechtspraak in het kader van het informatierecht. Week 17: 22 april 2019 t/m 26 april 2019 Conclusie A-G Van Peursem HR 29 maart 2019 (Merkenrecht. Zijn de wezenlijke kenmerken van een vormmerk, i.c….