Parallelhandel en het wijzigen van de waar

Paul Geerts / 24 aug 2017

Begin augustus heeft de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag een interessant merkenrechtelijk vonnis gewezen.[1]

 

De feiten

Stanley Black & Decker Inc. en The Black & Decker Corporation (hierna gezamenlijk B&D) zijn houder van het Uniemerk DEWALT. Het merk is ingeschreven voor gereedschap. De DEWALT producten worden in de hele wereld verkocht. B&D verkoopt die producten niet rechtstreeks aan haar eindafnemers. B&D werkt met distributieovereenkomsten.

 

HBL BV is een vennootschap die zich toelegt op het verkopen van gereedschappen en aanverwante artikelen via internet. Daartoe koopt HBL gereedschap met de merken van onder andere B&D in binnen- en buitenland in. Producten die door HBL uit Groot-Brittannië worden betrokken en zijn voorzien van een voor de Engelse markt geschikte stekker (hierna ook te noemen: Engelse stekker), worden door HBL inhouse voorzien van een voor de continentaal Europese markt bedoeld snoer met stekker (hierna ook te noemen: Nederlandse stekker): het zogenaamde ‘omsnoeren’. HBL voert haar activiteiten (mede) uit onder de naam en via de website ‘www.gereedschapscentrum.nl’. HBL is beheerder van de website www.gereedschapscentrum.nl.

 

B&D heeft via de website www.gereedschapscentrum.nl meerdere elektrische gereedschappen van het merk DEWALT gekocht. Uit onderzoek van de bestelde producten is gebleken dat deze oorspronkelijk bestemd waren voor de markt in Groot- Brittannië, door HBL zijn geïmporteerd naar Nederland en zijn voorzien van een Nederlandse stekker. Daarbij heeft B&D onder meer geconstateerd dat het snoer met de Nederlandse stekker korter is dan het snoer met de Engelse stekker, dat in plaats van de originele koperen kabelschoen gebruik is gemaakt van een plastic kabelschoen of dat een kabelschoen ontbreekt, en dat de bedrading niet op de originele wijze is teruggebracht, dan wel dat de omhulling daarvan beschadigd is.

 

Begin 2017 heeft B&D op grond van haar merkrecht, HBL gesommeerd om met onmiddellijke ingang het manipuleren en ‘omsnoeren’ van originele DEWALT producten te staken en gestaakt te houden. HBL heeft aan die sommatie niet voldaan, waarna B&D een kortgedingprocedure is gestart.

 

Uitputting van het merkrecht

HBL betwist dat zij inbreuk maakt op de merkrechten van B&D. Zij stelt dat sprake is van uitputting van die merkrechten nu de door HBL verkochte DEWALT producten door B&D of met haar toestemming in de EER in de handel zijn gebracht en B&D geen gegronde reden heeft om zich tegen deze wederverkoop te verzetten.

 

De uitputtingsregel probeert een balans te vinden tussen enerzijds de belangen van de merkhouder om te profiteren van de aan zijn merk verbonden rechten en anderzijds de legitieme belangen van de kopers van merkproducten (met name het recht om ten volle van hun eigendomsrecht op die producten te genieten), alsmede het algemeen belang van handhaving van een onvervalste mededinging. De uitputtingsregel luidt als volgt: het merkrecht omvat niet het recht zich te verzetten tegen gebruik van het merk voor waren, die onder het merk door de houder of met diens toestemming in de EER in het verkeer zijn gebracht, tenzij er voor de houder gegronde redenen zijn zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in het verkeer zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is.

 

In de meeste uitputtingszaken draait het om de vraag of de merkproducten met toestemming van de merkhouder in de EER zijn gebracht. In de onderhavige zaak speelde die vraag niet omdat door B&D niet werd betwist dat de door HBL verhandelde producten door B&D in Engeland op de markt waren gebracht. Wel speelde de vraag of door het ‘omsnoeren’ van de producten door HBL, B&D een gegronde reden had om zich te verzetten tegen de verkoop van de DEWALT producten door HBL.

 

De beslissing

De Voorzieningenrechter beslist dat dit inderdaad het geval is en beveelt HBL iedere inbreuk op het DEWALT merk door het aanbieden, verkopen, leveren, verhandelen en/of ter verhandeling in voorraad hebben van ‘gemanipuleerde’ DEWALT producten te staken:

 

“4.24. Op basis van de overgelegde stukken is naar het oordeel van de voorzieningenrechter voldoende aannemelijk geworden dat de DEWALT producten na het omsnoeren een mindere kwaliteit hebben gekregen dan zij daarvoor hadden, voor wat (onder meer) betreft de veiligheid en de lengte van de gebruikte snoeren. In dit kader is van belang dat de originele kabels onbetwist dikker en beter geïsoleerd zijn, waardoor deze lagere werktemperaturen aankunnen, alsmede dat de vervangende kabels in voorkomende gevallen korter zijn dan het origineel. Hieraan doet het oordeel van de deskundige prof. dr. ir. [X] (vgl. r.o. 2.16) niet af, nu hij weliswaar concludeert dat na het omsnoeren geen sprake is van een gevaarlijk/inferieur product vanuit elektrotechnisch oogpunt, maar uit zijn bevindingen niet blijkt dat de omgesnoerde producten niet van mindere kwaliteit zijn dan de originele producten. Daarbij komt dat hij op één punt constateert dat een adereindhuls ontbreekt, hetgeen hij “slordig” noemt, en dat hij constateert dat het omsnoeren niet overal ‘conform trainingsdocument’ is uitgevoerd. Dat op die punten sprake zou zijn van een incident, hetgeen HBL Online c.s. ter zitting heeft aangevoerd, maakt dit niet anders. Kennelijk wordt door HBL immers onvoldoende waarborg geboden om dit soort incidenten te voorkomen.

4.25. Het voorgaande leidt tot de slotsom dat voorshands aannemelijk is geworden dat de toestand van de DEWALT producten na het omsnoeren is verslechterd. The Black & Decker Corporation heeft gelet hierop gegronde reden om zich tegen de verhandeling van omgesnoerde producten te verzetten. Een en ander geldt temeer nu het voor de consument/afnemers van de omgesnoerde DEWALT producten niet duidelijk is dat het gaat om niet onder toezicht van de merkhouder gewijzigde producten. De vordering in 3.1 onder 1 zal dan ook worden toegewezen ten aanzien van HBL, zoals hierna in het dictum nader bepaald. Daarbij zal het verbod worden toegespitst op de verweten handelingen, zodat het verweer dat het verbod te ruim is geformuleerd wordt ondervangen. Ook voor zover het gevraagde verbod grensoverschrijdend is, acht de voorzieningenrechter dit toewijsbaar nu HBL Online c.s. tegen het grensoverschrijdende karakter van het gevraagde verbod geen verweer heeft gevoerd.”

 

Hoewel parallelhandel van binnen de EER rechtmatig in het verkeer gebrachte producten in beginsel is toegestaan, maakt de uitspraak van de Voorzieningenrechter duidelijk dat men voorzichtig moet zijn met het wijzigen van de desbetreffende producten. Dat geldt overigens ook voor het wijzigen van de verpakking waarin de originele merkproducten worden geleverd. De advocaten van bureau Brandeis zijn gespecialiseerd in het merkenrecht en helpen u graag verder bij vragen over merkgebruik en parallelhandel.

[1] Vzr. Rb. Den Haag 3 augustus 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:8947 (DEWALT/HBL).

Gerelateerde artikelen

Het begrip “onderscheidend vermogen” in het merkenrecht

Syb Terpstra / 17 sep 2021

Allerlei tekens kunnen een merk vormen. Denk bijvoorbeeld aan woorden, persoonsnamen, tekeningen, letters, cijfers, kleuren, vormen, geluiden, hologrammen, etc. Essentieel is dat een teken onderscheidend vermogen moet hebben om merk te kunnen zijn. Het onderscheidend…

Famous faces: het portret als merk

Syb Terpstra / 16 aug 2021

In mei besliste de Kamer van Beroep van het EUIPO dat de portretfoto’s van twee Nederlandse modellen, Yasmin Wijnaldum en Rozanne Verduin, kunnen worden ingeschreven als EU-merk voor diensten van (foto)modellen en mannequins. In Nederland…

De gevolgen van de Brexit voor uw merk

Syb Terpstra / 25 nov 2020

Wat gebeurt er met mijn merk na de Brexit? Op 1 januari 2021 is het zover. Dan treedt het Verenigd Koninkrijk écht uit de Europese Unie. Dat werpt voor houders van merken de vraag op…